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今回は、侵害/非侵害の話に関連して、利用関係と特許性の話をまとめると、

以下の図のようになります。

特許の重要性(19)図

要は、特許の中に特許が含まれている関係が多くあって、（実際はもっと複雑！）

このため、「基本特許があれば大丈夫！安心！」てな話にはならないということです。

例えば、化学組成を規定した材料の基本特許があっても、

微量の添加物によって、格別な効果があったりすると、それは特許となる可能性大です。

また、製造方法の特許も成り立つし、その材料を使った応用製品の特許も成り立ちます。

基本特許も「もの」「製造方法」「その応用製品」更に、改良した「もの」、･･･と、

広範囲かつ重層化した特許網を構築できれば、一応「幾分は」安心できる基礎ができたと考えるべきでしょう。

この基礎の上に、開発の進捗に応じて、継続的に出願から権利化をしていく必要があると考えます。

そのための主役は、

アイデアが沸いて、実際にやってみて、その作用効果があれば、最優先で「即特許出願」へ向かうことができる研究者、技術者です。

でも、実際の技術者の数に比べて、特許出願に至ることができる

（つまり、課題を見つけて、解決策を見いだせて、従来とは異なる新規性・進歩性を主張できる発明であると論理立てれる）

技術者の人数（＝発明者人口、とか言ったりします。）は、非常に低い率（1割以下、％オーダー）であることが現実のように感じてました。

ところで、判断対象物件のことを、裁判では「イ号(いごう)」といいます。

では、以下、例２でＢが円形物(装置ハ)として、

Ｂ‘が楕円形物(装置ニ)では？侵害/非侵害どちらでしょうか？

＜例２＞

特許の重要性(18)例2

判断は、特許法70条2項に「特許発明の、明細書や図面の記載から、その用語の意義を解釈する。」との記載に基づきます。

従って、例えば、明細書に、「ここで円形とは、真円のみならず、楕円形や、輪郭の一部が変形した円形も含む・・・」の記載があったり、

さらに、実施例に楕円の記載があれば、

楕円形も含まれると解釈されます。

しかしながら、

例えば、新たな開発装置の機構が、登録特許を侵害しているかどうかとか、

実際の侵害判断は困難である(技術者だけで判断できない)ことが多い。

⇒問題となりそうな特許を見出したときは、技術者自身1人で判断するのではなくて、

上長・知財担当者に情報を上げて、早めの対応が大切です！

「その特許、非常に問題ありそう。」との社内判断であれば、社内に留まらず、

外部の弁理士・弁護士の判断・鑑定に至る場合も多い、というか、お勧めです。

ところで、判断対象物件のことを、裁判では「イ号(いごう)」といいます。

では、以下、例２でＢが円形物、Ｂ‘が楕円形物では？侵害/非侵害どちらでしょうか？

＜例２＞

特許の重要性(17)例2

判断は、特許法70条2項に「特許発明の、明細書や図面の記載から、その用語の意義を解釈する。」との記載に基づきます。

従って、例えば、明細書に、「ここで円形とは、真円のみならず、楕円形や、輪郭の一部が変形した円形も含む・・・」の記載があったり、さらに、実施例に楕円の記載があれば、

楕円形も含まれると解釈される。

しかしながら、

例えば、新たな開発装置の機構が、登録特許を侵害しているかどうかとか、

実際の侵害判断は困難である(技術者だけで判断できない)ことが多い。

⇒問題となりそうな特許を見出したときは、技術者が判断するのではなくて、

上長・知財担当者に情報を上げて、早めの対応が大切です！

・社内判断に留まらず、外部の弁理士・弁護士の判断・鑑定に至る場合も多い、というか、お勧めです。

今回から、しばらくは、自社の製品が、他社の特許を侵害している＝他社特許の技術的範囲に含まれている、かどうかの判断について述べます。

【基本】は、「特許請求の範囲」「請求項」の構成要件に分解して判断する、ことを行います。

判断対象物件が特許発明の構成要件を全て満たしている

＝一致していれば、侵害と判断します。⇒オールエレメントルールと言います。

以下、例１では、X社製品Pは非侵害、Y社製品Qは侵害している判断となります。

＜例１＞

特許の重要性(16)例１

当初9/10開催予定でしたが、新型コロナの影響で、延期かつZoomとなりました。

以下、参照願います。

https://www.tech-d.jp/seminar/show/4986

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ブログでも一部内容紹介していますが、

一部執筆した書籍が9月末発刊予定です。

https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2064.htm

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ご連絡をお願いいたします。

今回は、PDF１ページ目、２ページ目、共に出ている「優先権主張」について記します。

特許は、先願主義といわれていて、同じ内容の出願があった場合、出願が最も早いものが勝ち、です。

従って、なるべく早く出願して、「出願日を確保」することが重要です。

しかし、とは言っても、本当はもう少し、実験や試作をしてみて、有効な範囲をしっかりと確かめたい＝時間が欲しい、という現実があることも多いと思います。

そこで、実験や試作した「結果予想」を含めた、出願を、とりあえず行って、

出願後、実際の実験・試作「結果」を盛り込んで、

先に出願した特許を「優先権主張」して、

1年以内に再度「出願」することを良く行います。

PCT出願では、先の日本の出願を優先権主張します。

（費用節約のため、１年以内に出願した、類似の複数の出願を優先権主張する場合もあります。）

ポイントは、

１）先の出願と、後の優先権主張を伴う出願とで、「技術的思想」が同じか、です。

つまり、発明＝請求項の内容が実質的に同じか、です。

２）また、先の出願で、「AとBとCを備える○○」があって、

後の出願で、「AとBとXを備える〇〇」があったとすると、

ABCは、先の出願日＝優先日で新規性などの判断がされて、

ABXは、後の出願日で新規性などの判断がされる、

こととなります。

実務的には、１年といっても、発明者にとって、それほど時間は無い感じで、

・実施例や比較例を増やす、

・請求項の従属項を増やす、

・「もの」の特許であれば、「製造方法」の特許（請求項）も入れる、

程度でしょうか。

PCT出願する場合、本来は、上記内容を増やしたかったけれど、文章（文言）を増やすことも無く「そのまんま」出願した経験も結構ありました。。。

前回は、前々回添付したPDFの１ページ目、つまり、日本出願について説明しました。

今回は、PDF２ページ目の、外国出願の内、PCT出願について説明します。

〇２ページ目のポイント；

０）ずいぶんと昔、30年前位？は、外国出願は、日本国内出願の後、出願しようとする国の言語に翻訳した後、日本出願の12ケ月以内に、優先権主張して、

外国の特許庁に直接出願するようなこともやっていましたが。。。

１）今は、PCT出願が一般的です。

２）日本出願の12ケ月以内に、

優先権主張して、

PCT条約加盟国すべてに、出願したと同様となる、

PCT（国際）出願を、日本特許庁に「日本語」で行うこととなります。

３）PDF２ページに記載の通り、いろいろとメリットありますが、

赤枠で示した、優先日＝日本出願日から30ケ月まで、

国内移行＝各国への出願、の時間的猶予があることです。

実際にどの国（日本も含めて）に出願するか（翻訳する費用や各国での出願費用）を考えたり、

その出願＝発明の価値（重要性）は、日本出願時に比べて、どうだろうか、とか判断できる時間があることとなります。

４）出願国＝（国内）移行国としは、自国（日本）、市場のある（輸出（予定））国、競合がいる国、将来製造拠点の計画がある国、などで判断することが一般的でしょうか？

５）PCT出願では、

左列に記載のように、「条約〇条補正」とかありますが、先ずやることは無いです。

私は、100件近く処理しましたが、ゼロでした。

（代理人＝特許事務所に問い合わせても、有用性を主張するところはありませんでした。）

６）PCT出願では、（日本出願と同様に優先日から）18ケ月後に国際公開（WEB上に）されますが、

その書式の中に、「国際調査報告ISR」があって、日本の特許庁審査官が、特許性（新規性・進歩性・産業上の利用可能性）についての判断が示されます。

この判断は、日本の特許庁審査官がしているので、

日本へ移行した場合、審査結果が示されているとみて良いでしょう。

ここで、（産業上の利用可能性で否定されることはほぼ無いので）新規性と進歩性が認められているのであれば、

日本出願について、早期審査請求すれば、それこそ即、特許査定となります！

前回添付したPDFの説明をします。

〇１ページ目のポイント；

１）特許出願から１年６ケ月で公開となって、公開公報が発行される。

２）審査請求の期限は、出願から３年以内。

（審査請求しなかったら、「未請求取り上げ」となる。）

３）審査請求すると、今は１年ちょっとで、「拒絶理由通知」が来て、「補正書」・「意見書」で応答することとなります。

いきなり、拒絶理由が無くて、「特許査定」の可能性ゼロではありませんが、私の経験では、100件に1,2件程度の感じでした。

４）通常は、拒絶理由通知に対して、「補正書」（拒絶の理由を解消するために、実質的には特許請求の範囲を狭めた（減縮する、という）、「特許請求の範囲」に補正する。）と、拒絶の理由は解消した主張の「意見書」を提出して応答することが多い。

結構あるのが、審査官が、勘違いしていたり、進歩性を否定するための引用文献（引例、ともいう。）が不適当であったりすると、「意見書」だけで、応答することもありました。

５）補正書提出後、審査官が「拒絶の理由を発見しない」となると、「特許査定」となって、特許料を収めると（最初は３年分。でも安い。年次が上がると、額も上がる。）、設定登録されて、特許公報が発行されます。

６）意見書・補正書を提出しても、拒絶理由通知が、複数回来ることがあります。

私の経験では、半年ごとに5回だったでしょうか、その後拒絶査定となった案件がありました。

また、このページには記載されていませんが「最後の拒絶理由通知」という、補正が制限される拒絶理由通知も受けたりします。

７）拒絶査定となっても、未だ請求項を減縮しても権利として有効であったり、何とか権利化したい、と考えれば、拒絶査定不服審判を請求します。また、図の通り、審判でダメであっても、知財高裁へ提訴がありますが、現実的には、提訴＝裁判所のハードルは高いので、審判請求と同時に、審判がダメでも、特許が死なせないために、「分割出願」を並行して行うことが一般的です。

今回は権利化までの手続きについてです。

ネットで公開されたいる「知的財産権制度説明会（初心者向けテキスト）」から引用して、編集しています。

説明は、次回以降で。

特許の重要性(12)